War over chocolate

Op 16 september 2015 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak gedaan in de zogenoemde KitKat-zaak. Het verkrijgen van een vormmerk blijkt, net als in deze zaak, niet eenvoudig te zijn.

De Zwitserse chocoladeonderneming Nestlé heeft in 2011 de bekende vier-vingerige chocoladewafel met daarop het woordmerk KitKat laten inschrijven als vormmerk. Daar stelde het Engelse bedrijf Cadbury al snel bezwaar tegen in. Deze actie van Cadbury kwam niet geheel als een verrassing, daar de twee concurrenten al jarenlang in een hevige concurrentiestrijd zijn verwikkeld. Naar mijn mening smaakt KitKat net iets beter, maar dat terzijde. De Engelse High Court of Justice kon van de feiten geen chocolade maken en besloot daarop enkele vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Kitkat

 

 

 

 

 

 

 

Bron foto:Phil Coomes

Juridisch kader
In de voedingsindustrie wordt naast het gebruik van woord- en beeldmerken, veelvoudig gebruik gemaakt van bijzondere vormen om zo hun voedingswaar een eigen, herkenbaar gezicht te geven. Niet alleen Nestlé heeft getracht een chocoladeproduct als merk te laten registreren. In 1998 heeft Toblerone met succes de welbekende driehoekige chocoladereep, je weet wel die reep die je na aankomst op Schiphol toch nog even in je koffer propt, laten inschrijven als vormmerk. Toch blijkt het verkrijgen van een vormmerk in de praktijk erg lastig te zijn.

Om een merk te kunnen registreren dient er aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. De eerste voorwaarde is die van de grafische voorstelling. Deze voorwaarde is uitgewerkt in het Sieckmann-arrest en houdt kort gezegd in dat een teken voor grafische voorstelling vatbaar is wanneer deze in het bijzonder door middel van figuren, lijnen of lettertekens en de voorstelling duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is. Een hele mond vol dus, maar in het geval van vormmerken lijkt deze voorwaarde niet snel een probleem op te leveren.

Een andere voorwaarde om als merk geregistreerd te kunnen worden is het onderscheidend vermogen. Het aantonen van het onderscheidend vermogen blijkt in de praktijk vaak erg moeilijk te zijn wanneer het gaat om vormmerken. Het onderscheidend vermogen houdt in dat het teken de consument in staat stelt om de waren en diensten waarvoor het teken is ingeschreven te kunnen onderscheiden van andere ondernemingen. Daarbij kunnen de herinneringswaarde, originaliteit en de associaties die door het teken worden opgeroepen van belang zijn. Een teken kan door verloop van tijd door middel van intensief gebruik onderscheidend vermogen verkrijgen. Dit wordt ook wel inburgering genoemd. Denk bijvoorbeeld aan de luchtvaartmaatschappijen Air France of British Airways. Het marktaandeel van een onderneming kan daarbij een rol spelen.

Vormmerken hebben bovendien te maken met een drietal uitsluitingsgronden. Een vorm mag namelijk niet uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. De gedachte hierachter is dat vormen met een technische oplossing niet gemonopoliseerd worden via het merkenrecht. Het merkenrecht kan namelijk in tegenstelling tot het octrooirecht eeuwig voortbestaan.

LEGO-blokjes
De laatstgenoemde uitsluitingsgronden hebben in het verleden herhaaldelijk een struikelblok gevormd bij het verkrijgen van een vormmerk. Zo heeft de Deense speelgoedfabrikant LEGO voor het gelijknamige blokje geen vormmerk verkregen. Het Hof van Justitie heeft vastgesteld dat alle wezenlijke kenmerken van het LEGO-blokje noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van een technisch effect. In het geval dat het LEGO-blokje naast de technische elementen ook niet-technische elementen zou bevatten, zoals een sierelement, had het blokje wellicht wel als merk ingeschreven kunnen worden. Echter was dit niet het geval, daar het blokje louter technische kenmerken bevat.

Lego

 

 

 

 

 

 

 

Ook ons eigen Philips heeft tevergeefs geprobeerd het door hen geproduceerde driekoppige scheerapparaat met roterende mesjes als vormmerk te deponeren. Het vormmerk werd ongeldig verklaard, daar de vorm, net als in de LEGO-zaak, enkel een technisch resultaat beoogt. Dat Philips ook andere vormen had kunnen aannemen die voor hetzelfde resultaat zouden zorgen is daarbij niet van belang.

Het Hof van Justitie in de Kitkat-zaak
Hoe zat het met de vier-vingerige chocoladewafel van KitKat? De uitsluitingsgronden zijn voor juristen voer voor hevige discussies. Het Hof van Justitie heeft in de zaak KitKat enige duidelijkheid willen scheppen. Het Britse merkenbureau heeft drie kenmerken aangewezen die de vorm van de KitKat karakteriseren, namelijk de rechthoekige tabletvorm, de aanwezigheid en diepte van de uitsparingen en het aantal uitsparingen dat het aantal reepjes bepaalt. Volgens de onderzoeker zijn op deze karakteristieke kenmerken diverse uitsluitingsgronden van toepassing. De verschillende kenmerken waren volgens het merkenbureau van toepassing op verschillende uitsluitingsgronden. De vraag die dan ook aan het Hof van Justitie werd voorgelegd was of de inschrijving geweigerd dient te worden wanneer verschillende kenmerken onder verschillende uitsluitingsgronden geschaard kunnen worden. Het Hof van Justitie gaf daarop het antwoord dat één uitsluitingsgrond voldoende is om een vormmerk te doen weigeren. Deze moet echter wel volledig toepasbaar zijn op de vorm.

Het Hof van Justitie ging naast de uitsluitingsgronden ook in op het onderscheidend vermogen. Het Hof gaf aan wanneer er sprake is van onderscheidend vermogen, namelijk wanneer het publiek een waar of dienst daadwerkelijk als afkomstig van een bepaalde onderneming herkent door middel van het teken. Inburgering kan in dit kader erg belangrijk zijn. Nestlé heeft een onderzoek aangevoerd waaruit dit zou blijken. De High Court zal hieromtrent nog een beslissing moeten nemen.

Conclusie
Dat vormmerken niet snel worden ingeschreven is duidelijk. Onderscheidend vermogen en de uitsluitingsgronden vormen vaak een struikelblok om een vorm als merk te kunnen inschrijven. Echter is Nestlé niet kansloos om voor het wafeltje een vormmerk te verkrijgen en is de berichtgeving op diverse websites van advocatenkantoren hierover niet helemaal juist. Wellicht kan de High Court nog chocolade maken van KitKats beroemde reepje.

© geschreven door Lubna Safeer; redacteur Informail.

Arresten:

SViR wordt mogelijk gemaakt door:

  • Brinkhof
  • Van Doorne
  • IViR
  • IE-Forum
  • De Brauw
  • Stibbe
  • DLA
  • Considerati
  • Bird en Bird Coffee Break
  • Simmons Simmons
  • Van Kaam
  • Klos CS
  • HOYNG